[判決筆記]智財法院判決掃描2022/08第1週
（by吳尚昆律師）
本週掃描三則智財法院判決：
1.兩岸廠商關於同一商標先後使用及註冊的爭議。
2.「龍鳳」在糕餅類商品註冊，是否減損「龍鳳」商標在水餃類商品的著名性？
3.原告訴請防止侵害專利，一審獲勝訴判決，但於二審時專利權因期間屆滿消滅，法院認無權利保護必要，改判駁回原告之訴。
【裁判案由】商標評定
智慧財產及商業法院110年度行商更(一)字第5號行政判決
要旨：
按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，均不得註冊，商標法第30條第1項第12款前段定有明文。上開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會。適用本款之要件，包括：１、相同或近似於他人先使用之商標。２、使用於同一或類似商品或服務。３、申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。４、申請人具有仿襲之意圖。本款所稱「先使用」之商標，並不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，而所謂「先使用」之認定，依同條第2項規定，係以後商標申請註冊時為準，因此，該款所稱之先使用為「相對先使用」而非「絕對先使用」，亦即主張先使用之人只須證明相較於系爭商標為「先使用」商標即為已足，至於該商標是否為先使用人所創用、是否有他人比先使用商標人更早使用，均無影響。另申請人是否基於仿襲意圖所為，應斟酌契約、地緣、業務往來及其他關係，依據論理法則及經驗法則加以判斷，又有關其他關係之解釋，自應參酌同條文之例示規定，始符合立法真意，無業務往來但在相關或競爭同業之間，因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，參酌上開例示規定，亦屬本條款所謂之「其他關係」。
【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院110年度行商訴字第77號行政判決
要旨：
比較系爭商標之如附圖1所示未經設計之中文由上往下直書「善導龍鳳磚」文字，與據以異議商標之如附圖2所示一紅色圓弧狀尾部相接之左金龍右白鳳圖形及紅色中文由左至右橫書「龍鳳」；如附圖3、4所示一圓弧狀尾部相接之左龍右鳳圖形及中文由左至右橫書「龍鳳」；如附圖5所示未經設計之中文由左至右橫書「龍鳳上選」；如附圖6所示未經設計之中文由左至右橫書「龍鳳珍饌」；如附圖7所示一紅色圓弧狀尾部相接之左金龍右白鳳圖形，及紅色中文由左至右橫書「龍鳳」置於一橢圓框内之商標，系爭商標與據以異議商標異時異地隔離與通體觀察，或因有無圖形，或中文起首文字或字數多寡不同而足資分辨，外觀上予人之印象相去甚遠，系爭商標與據以異議商標得用以讀唱之中文，經連貫唱呼後，其讀音亦有不同，足使人輕易加以分辨，雖兩者雖均有中文「龍鳳」，惟系爭商標無從分割觀察，已如前述，其著重之觀念除「龍鳳」外，應包含字首之「善導」與字尾之「磚」字，而據以異議商標以文字或圖形表達龍鳳意象，著重表達之觀念應單純在於「龍鳳」二字，兩者表達之觀念亦有不同。是以，兩造商標以具普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，應足以區辨兩者不同，應屬近似程度不高之商標，是原告主張系爭商標應以「善導」、「龍鳳」區別觀察，消費者會因其中「龍鳳」文字誤認系爭商標為據以異議商標之系列商標云云，委無足採。
以系爭商標與據以異議商標1、2、3、6均含有之「龍鳳」文字作為商標一部分，於各類商品或服務併存註冊之情形所在多有(見乙證1卷第147至149頁)，，以該等文字作為商標之識別性較弱，消費者對於上開商標長期併存於市場上之情況應已習以為常，可見以「龍鳳」文字作為商標一部分，並非僅指示原告單一來源，自難僅以系爭商標有「龍鳳」文字，即認據以異議商標1、2、3、6之識別性會遭減損。又據以異議商標1、2、3、6所臻於著名之水餃商品與系爭商標指定使用於非水餃之商品明顯有別，市○○○區隔，一般消費者當可區辨二者之不同，據以異議商標1、2、3、6於一般消費者之印象，即不會因系爭商標之註冊而有被分散或減弱之可能，系爭商標之註冊自未有減損據以異議商標1、2、3、6使用於水餃商品之著名性或其識別來源之關聯之虞。
【裁判案由】防止侵害專利權行為
智慧財產及商業法院111年度民專上字第9號民事判決
要旨：
原告之權利保護要件是否具備，在第二審應以該審言詞辯論終結時之狀態定之。上訴人之權利保護要件，雖於第一審起訴時具備，然至第二審言詞辯論終結時，已不備該項要件，法院仍應為上訴人敗訴之判決（最高法院67年度台上字第1020號、97年度台上字第2247號民事判決要旨參照）。本件被上訴人訴請上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口系爭藥品，以系爭專利尚未屆期消滅為必要，倘系爭專利之專利權業因期滿消滅，被上訴人之訴訟即欠缺權利保護必要。系爭專利之專利期間自94年9月1日至110年11月20日止，已如前述，雖本件於原審110年10月26日判決時，仍在系爭專利之專利權期間，然於本院111年6月30日言詞辯論終結時，系爭專利之專利期間業已屆滿，依專利法第70條第1項第1款規定，系爭專利之專利權消滅，則被上訴人前揭防止侵害之主張，已無權利保護必要，依前揭說明，應為被上訴人敗訴之判決。